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恒丰公司与黄平牛老大公司的“牛老大”商标权出资案

 2010-04-08 14:07:04  来源:广东省工业设计协会  次浏览

  案情概要:

  2003年12月,浙江恒丰房地产开发有限公司以80万元受让贵阳牛王食品有限公司注册商标“牛老大”(注册号1331742),并向商标局商标转让手续,恒丰公司欠牛王公司80万元。2004年1月,牛王公司将对恒丰公司的80万元债权转让给牛王公司原法定代表人郭某,郭某则欠牛王公司80万元。

  此后恒丰公司与郭某共同组建 “黄平县牛老大食品有限责任公司”(以下简称黄平牛老大公司)注册资金为262万元,由恒丰公司出资182万元,占公司80%的股份;郭某以对恒丰公司“牛老大”商标转让债权出资,占公司20%的股份。2004年3月,恒丰公司与黄平牛老大公司协议约定将“牛老大”商标无偿转让给黄平牛老大公司。后因恒丰公司是否已支付商标转让费引发诉讼。

  一审法院认定:恒丰公司将“牛老大”商标无偿转让给黄平牛老大公司,虽约定是无偿转让行为,但从出资协议来看实际上是以“商标权”向公司注资的行为,而不能认定为赠与行为。二审法院认定:此商标转让行为证明恒丰公司已替郭某履行了20%的出资义务,其实际已向郭某支付了80万元商标转让费。

  本案争议的焦点:浙江恒丰公司将“牛老大”商标无偿转让给黄平牛老大公司是否替郭某履行了20%的出资义务?从案件事实可以看出:1、名为赠予商标权,实为以商标权出资;2、当事人以商标权出资的意思表示含糊不清是造成争议的主要原因。

  现在以商标出资设立公司的现象越来越多,引起的争议也愈加复杂。无论以商标出资,或者接受商标出资应当关注以下几点:

  一、以商标权出资的意思必须在出资协议和章程中记载清楚。法院虽认定浙江恒丰公司商标赠予行为实质为商标出资行为,但这些问题司法实践中仍然存在重大争议:以商标权出资的意思没有体现在出资协议、公司章程,依据什么标准判定当事人有出资的意思?由于缺乏统一的规范,该标准就留给法官或仲裁员自由财量,增加了出资关系的不稳定性,为商标权出资埋下隐型炸弹。因此,以商标权出资的应当在出资协议和章程中明确约定。

  二、出资形式的替换需要有书面协议。本案中郭某约定的出资方式是债权出资,即以受让的牛王公司对恒丰公司的80万债权出资。根据新公司法规定,以债权出资并不为法律所禁止。但是,如果将恒丰公司商标赠予行为认定为代替郭某履行出资行为,该出资方式就由债权出资转化为商标权出资。该变更并非当事人可以随意而为,如果没有按照约定的出资方式履行,即便交付了价值相等的财产出资也可能承担出资瑕疵的责任。更何况,即使变更出资方式,也应通过更章程和出资协议等书面文件记载清楚。而恒丰公司没有履行这些手续,并不排除赔了夫人又折兵的结果:既丧失商标权,又要继续偿还受让商标的欠款。

  三、商标独占使用权可否出资?依公司法的规定,商标注册人以自己的商标专有权出资没有法律障碍。但是,商标注册人可否以商标独占使用权出资?被许可人是否能以商标独占使用权再出资?目前在公司法理论上还存在比较大的分歧,但在公司设立实践中也大量出现商标独占使用权出资的现象。笔者认为,未用商标独占使用权出资的应避免使用,已经使用的应对授权的范围详细约定,包括约定授权区域、授权使用的主体、授权期间,且需要约定授权范围内的不竞争义务、商标的续展义务等。

  四、商标使用权出资必须办理商标产权移转手续。出资人向被投资企业交付出资财产是法定义务,但是以商标权作为无形资产出资无法完成现实交付,重要的是履行法定的过户登记程序。商标法规定:转让注册商标的,转让人和受让人应当签订转让协议,并共同向商标局提出申请。转让注册商标经核准后,予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。可见,如果商标权出资人未进行核准并公告,则不能免除出资瑕疵责任。

  五、商标权部分出资隐患多。商标注册人往往处于防御性战略的考虑,将相同的商标在不同的产品上注册。比如本案中,商标注册人牛王公司在食品上注册使用“牛老大”的同时,也可以在机械产品、电子产品上注册相同的商标。但是,如浙江恒丰公司概括受让所有种类的商标后,仅以食品上注册的商标“牛老大”出资,而自己仍然保留在机械产品、电子产品上的注册商标““牛老大”效力如何?在法学理论上并无障碍,但是在实际使用中则容易引发激烈的矛盾。比如,在商标权部分出资后,商标权原持有人和接受出资的公司都进一步对该商标寻求战略保护,则商标权之间的冲突在所难免。相对来说,商标权整体出资风险较容易防范。

 

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